【案情简介】
舒学章1991年2月7日申请了一件申请号为912112220的实用新型专利，公告的权利要求书内容为：“1.一种主要由反烧炉排［2］、正烧炉排［1］和炉体［3］构成的高效节能双层炉排反烧锅炉，本实用新型的特征在于正烧炉排［1］和反烧炉排［2］的各个炉条是间隔的一上、一下分两层构成波浪形排列。”授权公告日为1992年9月30日，该专利权至1999年2月8日由于有效期届满而终止。舒学章还于1992年2月22日申请了“一种高效节能双层炉排反烧锅炉”发明专利，授权公告日为1999年10月13日，授权公告的权利要求书为：“一种立式或卧式双层炉排平面波浪形反烧炉排锅炉，其特征是上层水管反烧炉排是平面波浪形布置。”针对该发明专利，济宁无压锅炉厂以该专利权的授予不符合修改前的《专利法实施细则》第12条第1款的规定为由，于2000年12月22日向专利复审委员会提出无效宣告请求。专利复审委员会于2001年3月26日作出维持该专利权有效的第3209号无效宣告请求审查决定。决定的主要理由是：本案的发明专利在授权时，91211222.0号实用新型专利权已经终止，故不存在所述实用新型专利权和本发明专利权共同存在的情况。济宁无压锅炉厂不服，向人民法院提起行政诉讼。
【争议焦点】
1涉案的发明专利与实用新型专利是否属于同样的发明创造？
2涉案发明专利是否属于重复授权？
【法院判决】
北京市第一中级人民法院一审判决（北京市第一中级人民法院［2001］一中知初字第195号）：
维持国家知识产权局专利复审委员会第3209号无效宣告请求审查决定。
案件受理费1 000元，由济宁无压锅炉厂负担。
北京市高级人民法院二审判决（北京市高级人民法院［2002］高民终字第33号）：
1撤销北京市第一中级人民法院（2001）一中知初字第195号行政判决书；
2撤销国家知识产权局专利复审委员会作出的第3209号无效宣告请求审查决定。
一、二审案件受理费各1 000元，由国家知识产权局专利复审委员会负担。
最高人民法院提审后判决：
1撤销北京市高级人民法院（2002）高民终字第33号行政判决；
2维持北京市第一中级人民法院（2001）一中知初字第195号行政判决和国家知识产权局专利复审委员会第3209号无效宣告请求审查决定。
本案一、二审案件受理费各1 000元，均由济宁无压锅炉厂负担。
【案例评析】
〖1〗一、关于涉案的发明专利与实用新型专利是否属于同样的发明创造
1992年《专利法实施细则》第12条第1款和现行《专利法实施细则》第13条第1款所称的同样的发明创造，应当是指保护范围相同的专利申请或者专利。对于发明和实用新型而言，应当将两件发明或者实用新型专利申请或专利的权利要求书的内容进行比较，而不是将权利要求书与专利申请或专利文件的全部内容进行比较。
就本案而言，涉案两个专利分别只有一项权利要求。按照前述的判断方法，应当通过对这两项权利要求所确定的保护范围的比较来判断两个专利是否属于同样的发明创造。根据涉案两个专利的权利要求，结合各自的说明书及附图可以看出，发明专利要求保护的是上层炉排为平面波浪形排列的双层炉排反烧锅炉；实用新型专利要求保护的是上下层炉排均为波浪形排列的双层炉排反烧锅炉。由此可见，本案中发明专利在保护范围上不仅包含了实用新型专利，而且大于实用新型专利的保护范围。可见，涉案两个专利的保护范围并不相同，二者不属于同样的发明创造。
二、关于禁止重复授权原则的理解
本案一、二审判决对禁止重复授权问题态度迥异，一审判决认为同样的发明创造不能同时有两项或两项以上处于有效状态的授权专利存在，而二审判决认为同样的发明创造只能被授予一次专利权。
按照二审判决，法院实际上否定了《审查指南公报》第6号规章的规定，否定了中国专利局10多年来在重复授权问题上的做法，引起了社会上的普遍关注。按照该公报处理的案件数以千计，而且还会有更多的类似本案情况的发明申请不断地被授权，如果按照二审判决，那些按照《审查指南公报》第6号规定放弃了在先的实用新型专利权而取得在后申请的发明专利权的专利权人，将全都面临着发明专利权由于自己已放弃的实用新型专利权而被宣告无效的危险。
从我国专利审查的实际情况来看，允许同一申请人同时或先后就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，是为了解决当时发明专利申请案件积压严重，审查周期长的问题，在我国已经实际执行了10多年。由于专利法及其实施细则并没有明文禁止同一申请人就同样的发明创造提出两份申请，基于当时的申请积压状况，为鼓励和及时保护发明创造，原中国专利局于1995年9月28日发布了《审查指南公报》第6号，对1992年《专利法实施细则》第12条第1款的具体适用作出了规定，首次明确了对同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的处理原则。即在对专利申请或者无效宣告请求的审查过程中，发现同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，且两件申请均符合授予专利权的其他条件时，应通知申请人在二者之间任择其一；如果申请人书面声明放弃其在先获得的实用新型专利权的，则可以对发明专利申请予以授权或者维持该发明专利权有效。有关的基本处理原则也被2001年和2006年发布的《审查指南》所采纳。
《审查指南》允许同一申请人同时或先后就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，这种做法的形成有其历史原因，虽不尽完善，但客观上有利于申请人选择对其发明创造最为有利的保护方式。《审查指南》对于禁止重复授权原则的解释和国务院专利行政部门过去10多年来的有关做法，未违背专利法的基本立法精神，未造成专利权人和社会公众利益的重大失衡。相反，这有利于鼓励发明人尽早公开有关发明创造，有利于及时保护有关发明创造，有利于他人避免重复研究和在此基础上及时进行改进创新。这种做法在我国已经实际执行了10多年，如果简单地否定其合法性和合理性，涉及众多的相关专利的效力，显然不利于对已有的专利或者专利申请的保护。
允许同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的做法也存在一些有待完善的问题。如按照《审查指南公报》第6号的规定，沿用在后申请本身的申请日计算专利保护期，将可能导致对同一技术的专利保护期限变相延长。又如现行《审查指南》要求前一专利权自申请日起予以放弃，该专利权视为自始不存在，这在实际上产生了相当于前一专利权无效的后果，将导致曾依据被放弃的专利权而行使权利行为的法律效力的确认等复杂问题，可能会造成当事人的诉累和权利保护上的实际困难。目前，我国正在研究修改专利法实施细则来解决这个问题。
造成本案实用新型专利过期后发明专利申请才授权的主要原因在于对专利申请的审查周期过长。从这一点上看，也不宜让申请人承担由于原专利局的审查原因而造成的不利后果。同时，这也不会对社会公众造成不公。任何理性的市场经营者不仅应当认识到某一项专利权的终止并不当然意味着其可以自由使用所涉及的专利技术，而且应当能够注意到本领域所有已经公开的专利文件，而不能仅关注某一份文件即下结论并据此鲁莽行事。
最高人民法院通过本案对专利法上的禁止重复授权原则进行了解释，即同样的发明创造不能有两项或者两项以上的处于有效状态的专利权同时存在，而不是指同样的发明创造只能被授予一次专利权。这种对禁止重复授权原则的理解追溯到我国专利审查的历史原因，尊重专利行政部门的实际做法，符合现行的有关法律法规和规章的规定，统一了专利行政部门、人民法院在这个问题上的认识，在社会上起到了良好的法律效果和社会效果。
【法条链接】
《专利法实施细则》（2003年）
第13条同样的发明创造只能被授予一项专利。
依照专利法第9条规定，两个以上的申请人在同一日分别就同样的发明创造申请专利的，应当在收到国务院专利行政部门的通知后自行协商确定申请人。
《审查指南》（2006年）
第二部分第三章622在对一件专利申请进行审查的过程中，对于同一申请人就同样的发明创造提出的另一件专利申请已经被授予专利权，并且尚未授权的专利申请符合授予专利权的其他条件的，应当通知申请人进行选择。
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